특허

개념
표준특허(Essential Patent) - 표준화기구에서 정한 표준기술을 포함한 특허로서 해당 표준을 기술적으로 구현하는 과정에서 반드시 사용할 수밖에 없는 특허

I. 표준특허(Essential Patent)의 개요

가. 표준특허(Essential Patent)의 정의

- 표준화기구에서 정한 표준기술을 포함한 특허로서 해당 표준을 기술적으로 구현하는 과정에서 반드시 사용할 수밖에 없는 특허

나. 표준특허의 중요성

- 표준기술 사용 증가 : 1990년 이후 ITU, ISO, ETSI 등 표준화 기구의 표준 기술 사용 증가

- 표준특허 관련 막대한 로열티 : 위성 DMB 대당 5$, DTV 대당 20$ 로열티로 지급

II. 일반특허와 표준특허의 비교, 표준 특허 확보 방법 및 분쟁 사례

가. 일반특허와의 비교를 통한 표준특허의 이해

구 분

일반특허

표준특허

명세서

일반적인 명세서 작성

표준문서에 명시된 내용 외는 가급적 제거

출원전략

국내,국외출원 여부 및 시점, 관리비용 고려한 통합출원

표준화 과정단계별 대응, 가출원 적극 활용, 로열티 분배를 고려한 분할 및 해외출원 고려

특허평가

기술성,시장성,사업성,권리성 평가하여 기술거래나 특허담보대출 등에 활용

표준스펙과 청구항을 비교분석하여 라이슨싱 및 특허풀 가입등에 활용

전문인력

기술, 경영, 특허에 고른 전문성 요구

표준전문성이 필수 요소

 

나. 표준 특허 확보 방법

구 분

내 용

표준화 활동을 통한 확보

* 연구개발한 기술을 특허출원 한 후 표준화

연구개발-특허출원-표준화-상용화-세계시장선점확대 통한 표준 특허 확보

분할출원, 계속출원, Reissue 출원 등 이용

보유특허 분석을 통한 확보

* 보유 기술 중 특허 발굴, 특허출원 후 표준화

분석대상표준 및 기술분야 선정-포트폴리오 분석-특허발굴-특허풀가입추진

표준화 정보수집을 통한 확보

* 기고문 등 표준화 과정 정보 이용 특허 출원

표준화 활동 또는 연구 개발 없이 표준화 정보 수집

기고문 분석 또는 기타 표준화 정보 활용하여 관련 특허출원 진행

 

다. 표준 특허 분쟁 사례

- DELL 사건 : VESA 로컬버스에 대한 산업표준 제정시, DELL사 특허권 주장으로 제조 일정 지연, 경쟁 표준개발비용 상승, 기업의 표준화 작업 참여 의욕 위축 초래.

- 퀄컴과 에릭슨 : CDMA의 원천기술 보유자로서 퀄컴의 특허권을 IMT 2000 표준에 허여하지 않곘다고 함. 최종 퀄컴과 에릭슨은 전략적 제휴 차원에서 크로스 라이슨스.

 

III. 기술표준 진행 시 표준특허 진행 방법

가. 표준특허 신규특허 진행 절차

- 표준 기고 전 특허 최초 출원

- 표준화 작업에 의해 해당 특허 채택추진

- 표준화에 따르는 가출원 특허의 수정

 

나. 보유특허 분석을 통한 표준 특허 발굴

- 관심 표준분야에 대응하는 기술분야의 특허 존부 확인 위한 특허 포트폴리오 예비조사

- 포트폴리오 내 해당 기술분야의 특허보유상황 및 분석대상표준의 특성 등에 따라 분석작업 수행 주체 결정 후 분석 추진

- 특허부서 자체 분석 또는 외부 전문가 활용

 

다. 표준화 단계별 세부출원 전략

 

단계

내용

제안단계 ~ 위원단계

- 기고문을 표준화단체에 기고 및 제안하기 이전에 특허출원.

- 한국에 특허출원할 시간 여유가 없을 경우 미국의 가출원 제도 활용

- 표준화 회의 중 또는 표준화 회의 종료 후 해당 표준화 회의의 주요 안건 및 해당 기술의 표준화 방향등을 고려하여 추가로 특허출원

- 여러 개의 기고문들을 조합된 새로운 특허출원도 고려

예비단계 ~ 승인단계

- 최초 출원후 1년 이내에 국제출원(PCT) 또는 개별국출원

- 가능하면 여러 개의 특허출원들을 우선권 주장하여 하나로 국제출원(PCT) 또는 개별국 출원하고 이후 각국의 국내법에 따라 분할출원이나 계속출원 등 자출원(child application)

승인단계 이후

- 표준문서와 부합되는 특허들과 불필요한 특허들의 구분이 가능해 졌으므로, 한국출원 및 해외출원의 계속 여부를 결정하고, 자출원의 대상 및 개수를 결정하여 자출원

- 국제출원 후 각국의 국내단계에 진입하기 전이라면 각국의 국내단계에 진입여부를 결정하고, 진입할 국가 수 및 자출원의 대상 및 개수 결정

 

IV. 일반특허와 표준특허의 비교 및 표준특허의 활용과 사후관리

가. 일반특허와 표준특허의 비교

 

항목

일반특허

표준특허

공통점

특허요건

신규성, 진보성, 선출원 등

좌동

청구범위 기재

가능한 넓고 포괄적으로 기재

좌동

명세서 및 도면 기재

가능한 실시예들을 자세히 기재하되, 다양한 실시예들을 기재

좌동

차이점

출원시점

기술공개 전 특허출원

국제표준 만들어지기 이전에 특허출원

청구범위의 광협

넓고 포괄적으로 기재

표준문서와 매칭 여부가 중요

청구범위의 기재량

짥고 간결하게 기재하여 불필요한 구성요소들이 포함되거나 불필요하게 구성요소가 한정되는 것을 최소화

표준문서와 매칭 되기만 하면 청구항의 기재량과 무관

 

나. 표준특허의 활용

  • 라이센싱을 통한 로열티 수입을 창출하는데 활용
  • 라이센싱의 방법으로서 상호실시허락, 특허플랫폼, 또는 특허풀 등에 활용이 가능하며 각기 뚜렷한 장·단점을 지니고 있으므로 전략적으로 활용 필요
  • 특허괴물이라 불리는 특허관리회사(NPE)의 경우 표준 특허를 전략적으로 확보하여 글로벌 기업상대로 높은 로열티 받음.

 

V. 표준특허의 사후관리 동향

- 표준화 초기에는 해당 특허의 상용화를 위한 시장 형성을 위해 한시적으로 특허 분쟁을 최소화, 낮은 명목상 라이센스 비용 유지( 일반적으로 7-10년이나 기술발전으로 분쟁 유보 기간이 줄어들고 있슴 )

- 과다한 라이센스 비용 책정 시 경쟁 표준의 발전으로 시장 도태 우려

- 시장 형성 후 킬러 애플리케이션이 된 뒤에 특허권 주장

- 기술발전으로 특허 회피설계가 발전될 수 있으므로 지속적인 파생특허 개발 필요

- 선 출원 우선주의에 따른 파생특허의 우선권 유지

- 회피설계가 용이한 소프트웨어 보다는 회피설계가 용이하지 않은 물리적인 현상에 기반한 하드웨어 설계를 바탕으로 특허 포트폴리오를 유지

- 해당 특허의 분할/계속/Reissue 출원을 진행함으로써 표준특허 수의 확대 및 청구범위를 보완하는 활동

- 일반적인 특허풀의 경우, 특허권자에게 분배되는 로열티 수입은 당해 특허권자가 보유하고 있는 표준특허의 수에 비례하며 비록 클레임이 실질적으로 유사하더라도 가능한 많은 수의 필수 특허를 확보하는 것이 유리

- 공격적인 라이센싱을 위한 경우에도 계속, 분할, Reissue를 통해 청구항(클레임)을 강화할 필요가 있음

 

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